中國國際貿易促進委員會

美國專利商标局更新專利審查指南

美國專利商标局(以下簡稱“USPTO”)于2012年8月首次發布《專利審理指南》(“Office Patent Trial Practice Guide ”,以下簡稱“審查指南”),同時發布《美國發明法案(“American Invents Act”)》審判規則,内容包括專利複審程序(“Inter Partes Review”,以下簡稱“IPR程序”)、授權後重審程序(“Post-Grant Review”,以下簡稱“PGB程序”)和商業方法重審程序(“Covered Business Method”,以下簡稱“CBM程序”),旨在通報專利審查程序的标準實踐,在專利審判和上訴委員會(“ the Patent Trial and Appeal Board”,以下簡稱“委員會” )委員之間建立程序的一緻性。為了使公衆了解最新狀态,USPTO通過逐段滾動方式發布審查指南的更新内容。審查指南的首修訂版于2018年8月發布,第二版于2019年7月發布。
2019年7月版内容比2018年的版本更為廣泛,包括以下幾點:
1.授予“額外審查請求”的條件
在确定何時于IPR程序及其派生程序中授予“額外審查請求”(“additional discovery”)時,委員會将适用“司法利益”(“Interests of Justice”)标準,并将首先遵循Garmin Int'l訴Cuozzo Speed案中的五個因素。對于PGB程序和CBM程序,委員會将采用“正當理由”(“Good Cause”)标準,并将首先遵循Bloomberg訴Markets-Alert Pty Ltd.案中提出的要素。
2.對專利範圍進行解釋的标準變更
委員會對專利範圍進行解釋的标準(“Claim Construction”,譯者注:在審查專利申請的過程中, USPTO根據說明書對權利要求進行解釋)進行了變更,即從原本的BRI标準(“Broadest Reasonable Interpretation”,最寬廣合理解釋),變更成Phillips标準(客觀而合理的解釋,譯者注:BRI标準比Phillips标準要寬廣的多)。此外,指南強調,委員會将根據一系列非排他性因素,審查先前在民事訴訟程序或者美國國際貿易委員會(“United States International Trade Commission”,譯者注:美國國際貿易委員會是一個獨立的、非黨派性質的準司法聯邦機構,根據美國關稅法第337條,其具有若幹權限,特别可就美國知識産權人所提出被告侵害美國知識産權人權利之行為進行調查,ITC的決定為行政決定)相關程序中的專利範圍解釋,包括相關記錄之間的相似性、做出專利範圍解釋的及時性等。
3.允許專利權人在IPR程序的初次答複意見中提交證人證言
USPTO允許專利權人在初次答複意見中提交證人證言(“testimonial evidence”,譯者注:類似專家證言,此項變更旨在改變當前專利權人質證采信處于不利地位的情形,從而令當事雙方的舉證責任達到合理平衡狀态),證人證言所産生的任何重要事實問題,都将以有利于申請人的方式被審查。由于委員會必須在很短的時間内就是否審查作出決定,很少有申請人被準許就證人證言提出答複。申請人通常有機會在審查決定做出之後對專利權人進行交叉詢問,并且在達成最終書面決定時,委員會根據具體情況權衡是否采納證人證言。
4.在同一時間提交針對相同專利權的多份審查申請需提供附加信息
更新後的審查指南強調在絕大多數情況下,針對同一專利權提出的異議,申請人無需多次提出審查申請,在極少數情況下需要兩次提出申請,如專利權人在訴訟中存在大量索賠訴求或者在多個“現有技術”文獻中存在關于優先權日期的争議,但三次或三次以上的申請是不合适的。如果申請人決定對同一專利權提出審查請求,申請人需對多份申請的優先性進行排序并解釋多份申請的差異(最好包括表格)、差異是否重要以及委員會需行使裁量權對超過一份申請進行審查的理由。這些附加信息可以在申請書的單獨文件中提交。
5.實踐和程序修正請求
USPTO啟動關于實踐和程序修正請求(Motion to Amend,譯者注:IPR、PGR、CBM程序中,專利權人可通過請求形式修改專利範圍)的試點計劃。該計劃為專利權人提供了修正請求的附加選擇,包括:(1)在第一次提出修正請求時要求委員會提供初步指導;(2)可對修正請求進行修改并提交給委員會。有關當前修正請求的更多信息,請訪問以下網站:https//www.uspto.gov/patents-application-process/patenttrialandappealboard。
6.委員會決定合并審查請求時考慮的因素
委員會在決定是否批準合并審查請求時可考慮的因素包括:合并的理由、二次審查請求是否提出了不可專利性的新理由、合并對首次請求成本和時間的影響以及合并是否會增加提交辯論意見書和搜證程序的複雜性。
7.案件被聯邦巡回上訴法院發回時應遵循的程序
委員會盡量在六個月内就聯邦巡回上訴法院發回的案件做出審查決定。被發回審查的案件當事人應在10個工作日内與委員會聯系,在合理和誠意的情況下舉行電話會議,商定案件發回審查的程序。
8.當事人要求修改“默認保護令”的程序
一般情況下保護令不是默認的,必須由一方或多方當事人提出,且必須由委員會批準。新的審查指南鼓勵各方就保護令達成協議,但若沒有此類協議,委員會可以選擇2019年更新附錄B中的“默認保護令”(“default protective order”)。若尋求修改“默認保護令”,各方當事人可以就修改達成一緻意見,隻要修改與程序的完整性和有效管理性一緻,委員會通常會接受修改。
當委員會的訴訟程序與平行地區法院的訴訟程序涉及相同當事人和訴訟标的時,當事人可以請求由地區法院通過保護令,由委員會執行保護令。但是在向委員會提交執行保護令之前,應删除與委員會請求程序相沖突的内容以及涉密信息。
完整的審查指南可從USPTO網站獲得:https://www.uspto.gov/TrialPracticeGuide3。

編譯:戴倩倩
原文鍊接:https://www.ptablaw.com/2019/07/24/the-uspto-releases-the-july-2019-update-to-the-office-patent-trial-practice-guide/

 
聲明:該文觀點不代表本中心觀點。

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